Nuestra Ley de Propiedad Industrial (Ley 19.039), al referirse a las marcas comerciales como Derecho, las define señalando que, en términos sencillos, son aquellos signos compuestos por palabras, números, letras, figuras, con una característica esencial: ser distintivos.
En ese mismo sentido, y en línea con la legislación mundial, el mismo cuerpo legal también indica ciertas causales de irregistrabilidad que podrían conducir al rechazo de una solicitud de marca, encontrando entre éstas, aquella contemplada en el artículo 20 letra e), referida a marcas comerciales que resulten ser genéricas o descriptivas.
Así, y según se establece en la citada norma legal, existe una prohibición de registro para aquellas marcas comerciales que resulten genéricas o descriptivas para los productos o servicios que se pretendan proteger, recordando que toda marca comercial debe necesariamente estar asociada a uno o más productos o servicios determinados.
¿Cómo se evalúa el carácter genérico o descriptivo de una marca comercial?
Considerando 2 antecedentes:
1.- Producto o servicio pretendido.
2.- Capacidad de la marca comercial para describir aquel producto o servicio.
Así, por ejemplo, si pretendiéramos solicitar la marca “CERVEZA” para proteger el producto cerveza en clase 32, estaríamos en presencia de una marca completamente genérica y descriptiva, y en consecuencia, irregistrable. Distinto sería el caso de, nuevamente ejemplificando, solicitar la marca “DUFF” para el mismo producto, cervezas de la clase 32, la cual resulta del todo registrable al constituir un concepto arbitrario.
Ahora bien, existe un tipo especial de marca comercial, que queda en un punto medio entre la arbitrariedad, y lo genérico o descriptivo. Estas son, las marcas evocativas.
Una marca evocativa, es aquella que entrega cierta impresión o información respecto de los productos o servicios protegidos bajo la marca comercial, sin que éstos sean definidos o descritos en forma directa. De esta manera, bajo este tipo de marcas, el consumidor, se ve obligado a ejecutar un ejercicio intelectual adicional para establecer una relación entre la denominación del conjunto marcario (por ejemplo, “CALABAZA”) y los productos o servicios protegidos (mismo ejemplo, “Servicios de restauración de la clase 43”).
De esta manera, cabe la posibilidad de registrar marcas de este tipo, siempre que la asociación entre denominación y producto o servicio no sea del todo sencilla. Dicho de otra forma, siempre que se requiera de este ejercicio intelectual adicional para relacionar las palabras que componen una marca comercial, con los productos o servicios que ofrece en el mercado, se estará en presencia de una marca evocativa, perfectamente registrable a la luz de la legislación actual.
En efecto, así lo han entendido nuestros Tribunales Superiores de Justicia en materia de Propiedad Intelectual, estableciendo solicitudes de marcas como evocativas, y concediendo sus registros por cumplir éstas con esta característica esencial e inherente a toda marca comercial, vale decir, ser distintiva. Con ello, se ha logrado obtener el registro de marcas comerciales que en principio parecían genéricas o descriptivas para el INAPI, pero que de un segundo análisis mucho más detallado se pudo establecer su distintividad gracias al carácter evocativo que las contenía.
Manuel Concha Hernández
Abogado Propiedad Intelectual
