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Antes de que un abogado decida cómo aconsejar a una sociedad en la mejor manera de proteger su propiedad intelectual, debería examinar los datos del negocio. La compañía hace la comercialización de soluciones basadas en la PI de una manera agresiva? O va a vender la oferta en un enfoque más consultivo? Estos siguen siendo un par de preguntas que un abogado tiene que preguntar, especialmente si es un profesional en la empresa. "Parte de mi función es asesorar a la empresa en la estrategia de propiedad intelectual", dice Alexandra Letts, consejero general, Anaqua, un proveedor de SaaS de gestión de activos de PI y software de gestión de ciclo de vida de PI. "En concreto, si hay una ventaja competitiva en patentar nuevas innovaciones en nuestra plataforma de software, o si estamos mejor con que se adapte a proteger la pieza de PI a través de los secretos comerciales." Si protegemos la innovación,la forma en la ofensiva es la forma en la que comercializamos las perspectivas? Si lo mantenemos en un secreto comercial, debemos entonces ser más opacos sobre la afirmación de la tecnología? El panorama del mercado informa cómo informa al equipo ejecutivo Anaqua de decisiones sobre propiedad intelectual. Patentes: la más potente protección de PI? Patentes y secretos comerciales representan dos de los métodos más comunes para proteger la propiedad intelectual. Sin embargo, los abogados más astutos saben cuándo favorecer a uno sobre el otro. Y mediante la concesión de derechos exclusivos a los titulares de sus invenciones, las patentes pueden proteger tu propiedad intelectual de cualquier tipo de infracción o copia -ya sea intencional o no intencional. Incluso la invención independiente no es una defensa contra la violación de patentes. Y mientras todos estos hechos siguen siendo válidos, el proceso para determinar si patentar una idea es matizada, según Boris Zelkind, socio, del bufete de abogados PI Knobbe Martens. "Las patentes son a menudo la fuente más potente de protección de los avances tecnológicos," dice Zelkind. "Protegen contra los infractores incluso inocentes, porque no se requiere prueba de copia. Pero las patentes expiran, y el solicitante debe divulgar la invención al público. Los secretos comerciales, por el contrario, pueden durar para siempre. Sin embargo, la legislación sobre secretos comerciales no impide que un competidor haga y explote la ingeniería inversa de la innovación o de descubrir el secreto de forma independiente ". Un factor clave de una empresa debe tener en cuenta la formulación de su estrategia de PI es la determinación de la facilidad con que la innovación puede determinarse mediante el examen del producto final, de acuerdo con Zelkind. El caso de la patente de software Además, el Tribunal Supremo de EE.UU. también ha hecho las patentes menos eficaces para el software con su 2014 Alice Corp. v. Decisión CLS Bank, invalidando la patentabilidad de las ideas abstractas que no estén incorporadas en algo tangible. Por lo tanto, hizo los secretos comerciales más prominentes. "Los últimos dos o tres años se han producido secretos comerciales cada vez más atractivos que las patentes para muchas empresas, sobre todo en el software", afirma Kalyan Banerjee, director, UnitedLex, un proveedor líder global de servicios de propiedad legal e intelectual de trabajo de inteligencia. "Los conductores primarios son los cambios provocados por la Ley de Estados Unidos Inventa y el fallo Alice. La vida útil de las nuevas características del software es sólo un par de años, a veces meses. Este riesgo característico los torna obsoletos en el momento en que se emita una patente, que en promedio toma más de tres años". En el escenario post Alice, las patentes de software son extremadamente difíciles de hacer valer y prevalecer en demandas, según Banerjee. Como resultado, las compañías de software optan cada vez más por los secretos comerciales más patentes. "Esto es particularmente cierto para el software "back-end "que no es visible para el público y haciéndolos más propensos a ser objeto de protección como secretos comerciales", dice Brent Yamashita, abogado de propiedad intelectual, bufete de abogados DLA Piper mundial. "Pero lo que es más probable es que se considere abstracto. Sin embargo, los secretos comerciales garantizan un recurso sólo si el competidor realmente ha tenido acceso a los secretos comerciales ". El proceso de fabricación y la fórmula Considerar a las empresas que tienen un proceso de fabricación que les da una ventaja sobre sus rivales. Este tipo de PI no puede llegar a ser patentada con tanta facilidad como la más sencillas patentes de invención, de acuerdo con expertos. En esas situaciones, los esquemas que involucran acuerdos de confidencialidad y no divulgación (NDA) permanecen como soluciones más adecuadas. "Por lo general los clientes se van con la protección del secreto comercial cuando su invención es un proceso que no puede ser fácilmente develado con ingeniería inversa", dice Kathleen Lynch, abogado de propiedad intelectual, asesoría jurídica de Kathleen Lynch PLLC. "Los procesos son más difíciles de aplicar en la ley de patentes, y los que son fácilmente susceptibles a ingeniería inversa son más difíciles de proteger. Un método particularmente en la industria manufacturera, puede estar bien protegido, si se mantiene como un secreto comercial. Esto implica la educación de su fuerza de trabajo en la identificación del secreto comercial, y lo protege al limitar el acceso y el mantenimiento de la metodología confidencial. Esto incluiría la ejecución de las NDA por todas las partes ". Concurrente en esta opinión acerca de los procesos de fabricación, Bryan Wheelock, abogado de patentes y el principal, arnés, Dickey y Pierce, también ve la aplicabilidad de los secretos comerciales restantes para las fórmulas de productos distintos de las patentes. "Para las invenciones que no pueden ser fácilmente susceptibles de ingeniería inversa-para-fórmulas el inventor debe considerar el mantenimiento de la invención como un secreto comercial", dice Wheelock. "Un secreto comercial es potencialmente infinito en duración, a considerar si John Pemberton habría patentado su fórmula de la Coca-Cola de nuevo en 1886, en lugar de mantenerlo en secreto." Y las patentes sólo tienen utilidad si se puede detectar la infracción, de acuerdo con Wheelock. Y después de la garantía de 20 años de protección de PI, cuando una patente expira, entonces qué? Las no publicación de solicitudes Una opción término medio entre la protección de patentes total del gobierno y el secreto comercial permanece en la solicitud de no publicación de una solicitud de patente en la oficina de patentes y marcas, según Scott T. Bluni, director senior de Kacvinsky Daisak Bluni PLLC, un bufete de abogados IP. "Una solicitud de patente, se publicará normalmente 18 meses después de la primera fecha de prioridad de una solicitud de patente, no será publicado hasta que se conceda una patente," dice Bluni. "La desventaja del proceso de la falta de publicación y tal vez por eso que se utiliza raramente-se debe a que los solicitantes de patentes no pueden acogerse a esta opción a menos que se comprometan a no presentar cualquier solicitud de patente relacionada fuera del territorio nacional." Sin embargo, si una empresa no tiene nunca la intención de buscar la protección de la patente fuera del territorio, algunos bufetes de abogados. De esta manera, si la la ley no permite afirmaciones comercialmente significativas, los clientes pueden abandonar sus solicitudes de patentes, sin publicar, que enseñaría competidores cómo hacer y utilizar sus invenciones, según Marc S. Kaufman, socio de Reed Smith, que ayuda a los clientes en la gestión de bienes de PI. Al final, no es necesariamente una o la otra decisión. Durante el período de presentación de 18 meses las empresas pueden beneficiarse de la protección de secreto comercial y aún preservar los derechos de patente. Si sólo vas a presentar una solicitud de patente puedes presentar una solicitud que no ha sido publicada con tu solicitud de patente, se puede mantener en secreto durante mucho tiempo hasta que se conceda la patente y todavía mantener la protección del secreto comercial", dice Gatto . "Si la protección del secreto comercial se pierde debido a la divulgación esto puede acelerar el procesamiento y obtener una patente." Consideraciones de costes en la protección de la PI Otra consideración para decidir sobre las estrategias de protección de PI existe en la forma de costo. Las patentes cuestan decenas de miles, mientras que la protección del secreto es esencialmente gratuito. Además, con los secretos comerciales no hay necesidad de cumplir con los trámites o cualquier proceso formal. Y como resultado, pueden tener un efecto inmediato, sin procedimientos o los costos asociados con la creación significativa. Conclusión: Cuándo usar patentes y secretos comerciales Si una empresa puede proteger de forma fiable sus patentes a través de un secreto comercial y el secreto conservaría valor durante más de 15 años, la protección del secreto podría ser el camino a seguir. Una patente es buena para 20 años después de la fecha de presentación, pero se tarda cinco años en promedio para conseguir una. Al decidir si se debe intentar proteger y explotar una invención bajo el régimen de patentes, los inventores y otros innovadores tienen que considerar los pros y los contras de las patentes, secretos comerciales y licencias de sus innovaciones, según Michael B. Fein, miembro, Eckert y Seamans Cherin Mellott, LLC, una firma nacional de abogados de servicio completo. La elección de la patente vs. secreto comercial depende probablemente la patentabilidad y la posibilidad de mantener el secreto.