Reversión en la Corte Suprema del abandono de procedimiento en tres juicios de nulidad marcaria

Datos del expediente

1. El contexto

Nuestro cliente vio paralizadas tres demandas de nulidad marcaria luego de que INAPI y el Tribunal de Propiedad Industrial declararan el abandono del procedimiento, al estimar que, una vez contestada la demanda, era la propia demandante quien debía solicitar al tribunal que recibiera la causa a prueba, y que su falta de gestión durante seis meses configuraba abandono. Revertir esa tesis exigía interponer un recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema —vía de altísima exigencia técnica y baja tasa de éxito— para discutir un punto estrictamente jurídico: a quién correspondía la carga de impulsar el procedimiento en esa etapa, si a la parte o al propio Instituto.

2. Qué hicimos

Diseñamos y sostuvimos una estrategia de casación en las tres causas, argumentando que la carga de dictar la resolución que recibe la causa a prueba correspondía imperativamente a INAPI conforme al artículo 18 bis L de la Ley N.º 19.039, y que el abandono sólo procede cuando existe una actuación pendiente que efectivamente esté bajo la carga del litigante. Reforzamos la tesis con un análisis normativo fino sobre la derogación de las reglas excepcionales COVID (Ley N.º 21.226) —que habían dado sustento al criterio del TDPI— y con el Oficio Circular N.º 455 de INAPI, desmontando así el argumento de que exigir esa actuación de oficio transformaría el procedimiento en uno inquisitivo.

3. Resultado obtenido

La Corte Suprema acogió íntegramente los tres recursos de casación —un resultado infrecuente dada la exigencia de esta vía—, invalidó las sentencias del TDPI, rechazó los incidentes de abandono y ordenó a INAPI continuar la tramitación de las causas, revirtiendo en el máximo tribunal del país un criterio que la autoridad marcaria y el tribunal especializado habían aplicado de forma reiterada en contra del cliente.