Ventajas Del Registro De Propiedad Intelectual En El Extranjero

Ventajas Del Registro De Propiedad Intelectual En El Extranjero

Para la mayoría de nosotros, cuando pensamos en las leyes de patentes en el contexto de un país extranjero, la infracción de una patente nacional es poco probable que sea el primer tema que viene a la mente. Tenemos la tendencia a pensar que las leyes de patentes de nuestro país, al igual que las leyes de patentes de los países extranjeros, son muy territoriales, con poca aplicación más allá de sus respectivas fronteras nacionales. Eso sería correcto en la mayoría de los casos, a menos que seas un exportador y el suministro de tu cliente en un país extranjero tenga componentes de un producto patentado. En ese caso sin la autorización del titular de la patente, puedes estar infringiendo una patente de Chile que cubre el producto. Por otra parte, el titular de la patente puede reclamar una cantidad en daños sobre la base de tus ventas en todo el mundo. No importaría mucho que no vendas los componentes en el propio Chile.

La ley de propiedad industrial establece la responsabilidad en el suministro de todos los componentes o invenciones, o una parte sustancial de los componentes de una invención patentada y establece la responsabilidad en el suministro de un componente que está hecho especialmente o especialmente adaptado para utilizar en la invención patentada y no un artículo de primera necesidad o de los productos básicos del comercio adecuado para su uso sustancial sin infracción.

 

No sólo en Chile la ley de patentes presenta estas características, muchas leyes de patentes nacionales impiden importar o exportar invenciones patentadas en el país, para proteger a los inventores de la infracción y los daños derivados sobre su propiedad intelectual.

El caso de Life Technologies

En el término 2016-17, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidirá en el caso, Life Technologies Corp., et al., V. Promega Corporation, caso Nº 14-1538, por lo que significa "una parte sustancial de los componentes de una invención patentada: un kit de pruebas genéticas para el análisis de ADN que está cubierto por una patente de EE.UU. ( "la patente Tautz"), propiedad de Promega, que es el demandado. El kit de prueba contiene, entre los varios otros componentes requeridos en virtud de una reivindicación de la patente Tautz "una Taq polimerasa", que Life Technologies fabrica en los EE.UU. y los envíos para su planta de fabricación en el Reino Unido implica su inclusión en los kits de prueba. No se discute que la Taq polimerasa es una mercancía de comercio con numerosos usos no infractores, y no está especialmente hecha o adaptada especialmente para la invención en cuestión, de manera que Life Technologies no es responsable en virtud de la ley de patentes de EE.UU.

El tribunal de distrito sostuvo que el requisito de que "la totalidad o una parte sustancial" de los componentes para ser suministrados desde los EE.UU. no puede ser satisfecho por un solo componente, cuando se requieren varios componentes, teniendo en cuenta que la ley específicamente se refiere al caso de un solo componente. Implícitamente, las razones de la corte de distrito para que el Congreso no es así, después de absolver la infracción para un componente que es un producto del comercio con los no infractores sustanciales, sólo para tomar de nuevo el caso como una "parte sustancial de los componentes."

El Circuito Federal revocó la decisión sosteniendo que Life Technologies es responsable en virtud de la ley debido a que la correspondiente definición del diccionario de "sustancial" es "importante" o "esencial "," de tal manera que "el sentido corriente de" parte sustancial "sugiere que un solo componente importante o esencial puede ser una "parte sustancial de los componentes "de una invención patentada." Sobre esa base, el Circuito Federal resolvió que la Taq polimerasa es una "parte sustancial de los componentes de una patente de invención" porque "sin [la] polimerasa Taq, el equipo de pruebas genéticas se expone en la patente Tautz lo que sería inoperante."

Life Technologies recurrió al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que concedió certiorari el 27 de junio de 2016. El Tribunal enmarca las cuestiones como:

  1. Si una sola entidad puede "inducir activamente" en sí mismo para infringir una patente.

  2. Si el suministro es de un solo componente, los productos básicos de una invención de múltiples componentes de los Estados Unidos es un acto de infracción, dejando al descubierto el fabricante de la responsabilidad por todas las ventas en todo el mundo.

El 1 de septiembre, 2016, Life Technologies presentó su escrito. El Gobierno de Estados Unidos, Agilent Technologies y un grupo de profesores de propiedad intelectual, entre otros, también presentaron escritos amicus en apoyo de Life Technologies. Breves por Promega y amicus de apoyo no están previstos hasta el 24 de octubre de 2016.

En su escrito, Life Technologies primero argumenta que la frase "la totalidad o una parte sustancial", debe interpretarse en su totalidad cuantitativa - es decir, en referencia al número de componentes exportados, en lugar de la importancia cualitativa de cualquiera de los componentes. Life Technologies también sostiene que la interpretación que el Circuito Federal hace es prácticamente sinónimo, por lo tanto inadmisible trivializa - es decir, hace superflua la interpretación de la ley. Por último, Life Technologies sostiene que la interpretación del Circuito Federal "no puede ser cuadrado con" la presunción en contra de la extraterritorialidad.

El gobierno de Estados Unidos pesa sobre el lado de Life Technologies porque "la aplicación de la ley de patentes de Estados Unidos a la participación de los exportadores de Estados Unidos en los mercados extranjeros también plantea cuestiones relativas a la competitividad de las empresas estadounidenses en el extranjero y las funciones respectivas de los Estados Unidos y de otros países en las leyes de patentes . "el gobierno argumenta que el Circuito Federal no ha dado una definición operativa para determinar cuando un componente es suficientemente importante o esencial, ya que es "una parte sustancial de los componentes." El gobierno también sostiene que, al legislar, el propósito del Congreso fue prohibir la evasión de una patente de Estados Unidos por la conducta que equivale a la fabricación de la invención patentada en los EE.UU. para la exportación. El gobierno argumenta que no hay intención del Congreso expresada clara para la ley, para alcanzar el suministro de un solo artículo de primera necesidad: cuando el producto se fabrica en el extranjero a excepción de un artículo de este tipo de grapa, el Congreso dejó que la conducta predominantemente extranjera debe ser regulada por la ley extranjera . Por último, el gobierno sostiene que la presunción en contra de la extraterritorialidad exige que los tribunales asuman tanto que "los legisladores tengan en cuenta los intereses legítimos de otras naciones" y la "conducta externa es generalmente el dominio de la ley extranjera." En este sentido, los defensores del gobierno evitan una interpretación expansiva "ayuda a las leyes potencialmente conflictivas de diferentes naciones trabajan juntos en armonía. Una armonía particularmente necesaria en el mundo comercial altamente interdependiente de hoy" el gobierno argumenta que la interpretación del Circuito Federal incide en los intereses soberanos extranjeros legítimos y socavan los esfuerzos de las naciones extranjeras para establecer un apropiado equilibrio entre permitir la libre competencia y el uso de patentes para promover la innovación.

El escrito amicus de Agilent observa que la interpretación del Circuito Federal establece una "prueba de importancia cualitativa que impactaría significativamente" los sistemas de gestión de la cadena ampliamente aplicados globales de abastecimiento y suministro, donde los productos pueden incluir elementos básicos procedentes de numerosos países. "Agilent argumenta que la interpretación del Circuito Federal para las empresas carga indebidamente por la necesidad de "tener en cuenta el potencial de responsabilidad de patente ... cada vez que las instalaciones hagan una actividad de componente en EE.UU. o consideren el uso de un componente común de origen en los EE.UU." Agilent sostiene que la prueba de importancia cualitativa del Circuito Federal por lo tanto haría interferir con los principios de gestión de la cadena de suministro y desalentará la inversión tanto en la fabricación basada en Estados Unidos, así como componentes de abastecimiento de los EE.UU.

 

Al igual que el gobierno de EE.UU., los profesores de propiedad intelectual están preocupados con la extensión del alcance extraterritorial de una patente de EE.UU.. Citando una serie de decisiones del Circuito Federal, los profesores de PI señalan que el Circuito Federal en numerosas ocasiones ha dado poca atención a la presunción en contra de la extraterritorialidad. Los profesores de propiedad intelectual argumentan que los mandatos de presunción tanto de una interpretación estrecha de "una porción sustancial de los componentes de una invención patentada" - es decir, "casi la totalidad de los componentes" - y evitar la representación superflua. Por último, los profesores PI proponen que los tribunales deben considerar explícitamente las leyes de patentes extranjeras para determinar si la aplicación de la patente de EE.UU. crearía un conflicto con las leyes extranjeras. Cuando hay un conflicto, los profesores PI proponen al tribunal que tenga en cuenta la no concesión al titular de la patente de alivio extraterritorial. Los profesores PI muestran que los enfoques similares se han utilizado con éxito en el contexto de la extradición y las leyes de marcas federales. Los profesores PI postulan que el análisis de las leyes de patentes extranjeras por parte de los tribunales puede dar lugar a "beneficios loables," que incluyen "actuar como un complemento importante y poderoso de los mecanismos de derecho público" y "proporcionar razonamiento que ayudaría a evaluar al Congreso si se debe modificar la Ley de Patentes, sobre todo si el Congreso está tratando de implementar la legislación en nombre de la armonización ".

Ahora que las líneas de batalla se dibujan, esperamos con ansiedad saber de Promega y los amici curiae en su lado.

Los arbitrios

Cuando esfuerzos amistosos no logran resolver una controversia relativa a los derechos de patente y la parte perjudicada desea continuar con el asunto, por lo general inicia un litigio o tal vez una investigación de la Comisión de Comercio Internacional( "ITC"), a pesar de los enormes costos de tales opciones, porque puede asumir que no existen otras alternativas posibles para alcanzar los objetivos deseados.

Sin embargo, en la práctica, relativamente pocas disputas de patentes se someten a arbitraje. A nivel mundial, sólo unos cientos de solicitudes para arbitrar las disputas de patentes internacionales se presentan cada año. En comparación, en 2012 más de 5.000 demandas de patentes fueron presentadas en el distrito de Estados Unidos, por no hablar de los tribunales de otras naciones. ¿Entonces, cuál es el problema? Si el arbitraje es tan grande, ¿por qué son tan pocas las disputas de patentes resueltas en el arbitraje? Más importante aún, ¿los litigantes de patentes están perdiendo algo? ¿En caso de que se basen en el arbitraje con más frecuencia?

En primer lugar, a pesar del número relativamente pequeño de disputas de patentes resueltas en el arbitraje, en comparación con los litigios, cabe señalar que el arbitraje juega un papel clave en muchas disputas de patentes sustanciales.

No solo es el caso de Promega y Life Technologies Corp.

En 2012, Nokia y Research in Motion arbitrado un problema de licencias en Suecia, con el tribunal de encontrar que RIM ha infringido las patentes de estándares esenciales de Nokia ( "SEP") y las regalías adeudadas a Nokia.

En enero de 2013, Google acordó una orden de consentimiento con la Comisión Federal de Comercio de EE.UU., lo que requiere a Google para participar en el arbitraje con sus usuarios para determinar las tasas de licencia para los SEP de Google y recurrir al litigio sólo si el usuario rechaza el arbitraje. La FTC describen ese proceso como una "plantilla para la resolución de litigios por las licencias SEP."

En febrero de 2013, Tessera Technologies ha anunciado un laudo arbitral emitido en su favor, encontrando que Amkor Tecnologías le debía $ 130 millones en regalías en virtud de un acuerdo de licencia de patentes, además de $ 64 millones en regalías que Amkor había sido condenado a pagar en un arbitraje anterior.

En abril de 2013, el ITC ordenó InterDigital Corp y LG Electronics para entrar en el arbitraje (sobre la base de una cláusula de arbitraje) en relación con la alegación de que los productos de LG infringen las patentes de InterDigital.

En mayo de 2013, Google propuso a Apple que utilizaran el arbitraje para resolver las controversias relativas a ciertas patentes, aunque las partes no llegaron a un acuerdo sobre eso.

 

En mayo de 2013, el Circuito Federal rechazó una petición para prohibir arbitraje extranjero en un problema de licencias entre Sanofi-Aventis y Genentech, a pesar de que un Tribunal de Distrito de EE.UU. que ya ha resuelto un conflicto relacionado estrechamente entre las dos partes.

En resumen, las empresas multinacionales no arbitran grandes disputas de patentes y, a menudo encuentran que el proceso es superior a los litigios.

Velocidad y el costo generalmente aparecen entre las principales ventajas del arbitraje, por una buena razón. En marzo de 2013, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ( "OMPI") publicó los resultados de una encuesta que encuentra que la resolución de disputas de la tecnología en el arbitraje ahorra, en promedio, más del 60% en el tiempo y hasta un 55% en los costos, en comparación con los litigios. Eso es especialmente cierto cuando se compara con los altos costos de los litigios sobre patentes. Las partes prácticamente pueden garantizar el ahorro mediante la estructuración cuidadosa del proceso de arbitraje para requerir sólo un árbitro, en lugar de tres; restringir el alcance del descubrimiento, los testigos y las comunicaciones; limitar los movimientos; sometimiento del caso a las solicitudes; haciendo que la compensación no sea apelable. El arbitraje también ofrece un ahorro sustancial en los litigios relativos a patentes en múltiples jurisdicciones, al permitir a las partes llegar a una solución en todo el mundo en un solo foro, en lugar de litigar en múltiples jurisdicciones.

Volver al inicio

¿Deseas tener más información sobre nuestros servicios?

Complete el formulario de contacto y lo contactaremos en forma totalmete gratuita.

Contáctenos
INICIO